Является ли реверс-инжиниринг надёжной защитой в судебном процессе о нарушении коммерческой тайны на Тайване? Верховный суд Тайваня вынес решение по этому вопросу в июне 2021 года в деле Taiwan High Prosecutors Office v. Chen, 110 Tai Shang 3193, Taiwan’s S. Ct. (June 2021).

В этом уголовном процессе обвиняемому было предъявлено обвинение в разглашении коммерческой тайны его бывшего работодателя, производителя формовочных машин. Бывший работодатель утверждал, что после того, как обвиняемый покинул компанию и основал свою собственную, он занялся продажей формовочных машин, произведённых на основе коммерческой тайны, которую он получил, работая у бывшего работодателя в качестве генерального директора. Коммерческая тайна, содержащаяся в нескольких файлах PDF и CAD (системы автоматизированного проектирования), касалась дизайна двухсторонней формовочной машины^[1], которую бывший работодатель изготовил по индивидуальному заказу клиента, и была защищена паролем, а доступ к ней имели только уполномоченные лица. Проведя обыск на территории обвиняемого, прокуроры обнаружили, что копия CAD-файла была отправлена компанией обвиняемого по электронной почте третьей стороне, что привело к вынесению обвинительного заключения.

Обвиняемый утверждал, что коммерческая тайна, о которой идет речь, вовсе не является тайной. Обвиняемый утверждал, что, хотя файл CAD действительно содержал трёхмерную модель станка, эту модель можно реконструировать, разобрав станок, который бывший работодатель (далее – заявитель) публично продал, и проанализировав его компоненты. Приняв это возражение, Суд по интеллектуальной собственности и коммерческим спорам вынес решение в пользу ответчика, постановив, что заявленный дизайн в CAD-файле не является секретным.

Отмена решения Верховным судом

Верховный суд отменил решение Суда по интеллектуальной собственности и коммерческим спорам и направил это дело на новое рассмотрение. Верховный суд указал, что реверс-инжиниринг не лишает коммерческую тайну правовой защиты, если для этого требуется “значительное вложение”, которое может принимать форму денег, времени, профессионального инструмента, специальных знаний и т.д. Причина в том, что если реверс-инжиниринг превращается в брутфорс или перенос^[1], то должен быть правдой тот факт, что информация о реверс-инжиниринге не так легко доступна специалистам в данной области и, следовательно, заслуживает защиты в соответствии с Законом о коммерческой тайне.

Кроме того, в решении Верховного суда подчеркивается, что, даже если вложение невелико, реверс-инжиниринг как защитная позиция обречён на провал, если продукт, подвергшийся реверс-инжинирингу, был получен незаконным путем, например, путем кражи невыпущенного прототипа.

Возвращаясь к этому делу, заявитель утверждал, что разборка всего станка и проведение измерений каждого компонента, как того требует реверс-инжиниринг, в данном случае было бы чрезвычайно сложной задачей, учитывая большое количество компонентов в станке и неизбежные ошибки измерений наряду с повреждением сборки.

Довод заявителя побудил Верховный суд проверить вышеупомянутое решение Суда по интеллектуальной собственности и коммерческим спорам, в результате чего оно было отменено.

В решении суда предыдущей инстанции не проводилась всесторонняя оценка общего объёма вложений (таких как деньги, время, профессиональный инструмент, специальные знания и т.д.), необходимых для реверс-инжиниринга информации, содержащейся в спорном продукте, если обвиняемый получил её законным путем, чтобы определить, была ли эта информация известна для людей, как правило, вовлеченных в этот круг, можно ли было её легко получить из открытых источников. Суд предыдущей инстанции слишком быстро пришел к выводу, что информация, содержащаяся в CAD-файле, была легкодоступной и не составляла коммерческой тайны.

Более того, суд предыдущей инстанции установил, что обвиняемый получил рассматриваемый чертёж неизвестным образом. Тем не менее, вопрос о том, получил ли обвиняемый его законным образом, имеет решающее значение для судьбы его защитной позиции в виде реверс-инжиниринга. Поскольку этот фактический вопрос всё ещё не решён, настоящий суд не в состоянии определить, был ли закон надлежащим образом применён [судом предыдущей инстанции] к данному делу.

Выводы

• Согласно Закону Тайваня о коммерческой тайне, коммерческая тайна – это часть информации, которая проходит трёхстороннюю проверку (примерно такую же, как в статье 39 Соглашения ТРИПС). Во-первых, информация не должна быть известна лицам, обычно имеющим отношение к информации такого типа. Во-вторых, информация должна иметь фактическую или потенциальную экономическую ценность из-за её секретного характера. В-третьих, информация должна быть защищена разумными мерами, принятыми её обладателем для защиты её секретности.
• Что касается требования о соблюдении секретности, то это недавнее решение Верховного суда предполагает, что Тайвань применяет тот же критерий, что и в статье 39(2)(а) Соглашения ТРИПС: ”[информация] является секретной в том смысле, что она в целом или в определённой конфигурации и подборе её компонентов не является общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобной информацией.”^[1]
• Реверс-инжиниринг не является надёжной защитой в судебном процессе о нарушении коммерческой тайны, если он требует значительных затрат ресурсов до такой степени, что не прошёл вышеуказанный тест, или если продукт, подвергаемый реверс-инжинирингу, получен незаконным путем.
• Хотя реверс-инжиниринг не обязательно является надёжной защитой, согласно законодательным положениям Закона о коммерческой тайне, сам по себе реверс-инжиниринг также не является нарушением коммерческой тайны.
• Согласно Закону Тайваня о коммерческой тайне, лицо, разглашающее коммерческую тайну, наказывается лишением свободы сроком до 5 лет, а также может быть дополнительно наложен на него штраф от 1 до 10 миллионов новых тайваньских долларов. Если выгода, полученная нарушителем, превышает максимальный размер штрафа, такой штраф может быть увеличен в 3 раза от суммы полученной выгоды. Если преступление совершено с целью использования коммерческой тайны в иностранной юрисдикции, наказание будет ужесточено до тюремного заключения сроком на 10 лет, а штраф, если он меньше суммы выгоды, может быть увеличен до 10-кратной суммы выгоды.