это перевод текста "Contractual Prohibition of Reverse Engineering under the New German Trade Secrets Act - a Practical Guide" авторства Роксаны Хоссейни (Roksana Hosseini) и Кристофера Майерхефера (Dr. Christopher Maierhöfer)

За последние несколько месяцев новый немецкий закон о коммерческой тайне ("TSA") стал предметом многочисленных публикаций. Среди других существенных изменений, TSA объявляет реверс-инжиниринг продукта в целом допустимым, за исключением случаев, когда это прямо запрещено договором или другими законами. Однако по-прежнему остается неясным, допустимо ли всеобъемлющее исключение, в частности, с точки зрения антимонопольного законодательства и законодательных положений об общих положениях и условиях. В этой статье раскрываются юридические ограничения, связанные с договорным запретом реверс-инжиниринга, и предлагается типовое положение договора как пример учета этих ограничений в договорной практике.

I. Требования TSA

В отличие от предыдущей судебной практики, реверс-инжиниринг, то есть наблюдение, изучение, демонтаж или тестирование продукта с целью получения коммерческой тайны, содержащейся в нем, теперь прямо разрешен при условии, что: (1) соответствующий продукт находится в законном владении стороны, осуществляющей реверс-инжиниринг, и (2) на сторону, выполняющую реверс-инжиниринг, не распространяется "обязательство ограничивать разглашение коммерческой тайны", п. 3 раздел 1 № 2 TSA. На практике это новое положение порождает многочисленные проблемы, особенно в контексте цепочек поставок. Производителю компонента, представляющего собой коммерческую тайну, теперь приходится опасаться, что его заказчик может приобрести такое ноу-хау путем реверс-инжиниринга и в будущем изготовить такой компонент самостоятельно, тем самым “избавившись от посредника”. Следовательно, очевидно, что любой такой производитель должен стремиться к тому, чтобы по договору исключить такой реверс-инжиниринг.

Однако при составлении такого исключения необходимо соблюдать осторожность. Пояснительная записка к TSA прямо требует, чтобы такое положение применялось (BT-Drs. 19/4724, 26). В случае, если запрет окажется неэффективным, владелец коммерческой тайны должен опасаться не только того, что третьи лица приобретут ноу-хау, воплощенное в исследуемом продукте, но и того, что это ноу-хау больше не будет квалифицироваться как коммерческая тайна из-за отсутствия адекватных мер защиты (абз. 2 № 1 лит. в) TSA).

II. Ограничения, связанные с составлением договора

1. Неограниченный запрет ограничивает конкуренцию

Тот факт, что в настоящее время разрешен реверс-инжиниринг, обусловлен решением законодателя о том, что владельцу коммерческой тайны не должно предоставляться исключительное право на неё (BT-Drs. 19/4724, 25). Напротив, участники рынка должны иметь возможность извлекать выгоду из существующих ноу-хау и развивать их в дальнейшем. TSA нацелен на стимулирование инноваций участников рынка и, следовательно, конкуренции как таковой. Однако, договорной запрет на проведение обратного проектирования ограничивает экономическую свободу обязанной стороны, будь то в рамках “горизонтальных” контрактов, таких как соглашения об исследованиях и разработках, или “вертикальных” контрактов, таких как соглашения о поставках или лицензионные договоры. По этой причине возникает вопрос, в какой степени такие положения представляют собой ограничения на торговлю в соответствии со статьей 101 TFEU и п. 1, 2 Закона о борьбе с ограничениями конкуренции (GWB).
На этот вопрос довольно легко ответить в рамках Правил Европейской комиссии об освобождении от блокировок (BERs). В зависимости от типа контракта могут применяться положения 316/2014 (передача технологии), 330/2010 (вертикальные соглашения, соглашения о поставках и распределении) и 1217/2010 (исследования и разработки).

Стандарты устанавливают определенные пороговые значения доли рынка, ниже которых договорные отношения между участниками рынка, как правило, не считаются вредными. Это основано на том соображении, что соглашения, упомянутые в BER, в основном не содержат серьезных ограничений конкуренции и, следовательно, в целом способствуют улучшению производства или дистрибьюции и позволяют потребителям получать справедливую долю итоговых выгод, см. раздел (8) BER 330/2010.

В случае, если конкретные правила BER не применяются (либо потому, что договор и/или его стороны не подпадают под действие какого-либо положения BER, либо потому, что превышены указанные в нём пороговые значения), это не означает, что конкретная запретительная оговорка сама по себе неприемлема в соответствии с антимонопольным законодательством. Скорее, необходимо оценить, является ли это положение ограничением для торговли в смысле общих правил, изложенных в ст. 101 и последующих. TFEU, п. 1, 2 GWB.

Что касается лицензионных соглашений о правах промышленной собственности, недействительными считаются положения, которые налагают на лицензиата ограничения, выходящие за рамки материального объема, территориальных границ или срока действия права промышленной собственности (см. Lober в Schulte/Just, Kartellrecht, 2-е изд. 2016, § 1, № 103, и Bechtold/Bosch в издании Bechtold/Bosch, GWB, 9-е изд. 2018, § 1, № 83). Хотя ограничения в отношении типа, объема, количества, территории или срока действия права собственности касаются самой сути защиты права собственности, все ограничения, которых лицензиар мог бы добиться не на основании своего права собственности, а просто на основании лицензионного договора, недопустимы; последнее, вероятно, также применимо к любому запрету на реверс-инжиниринг. Можно только предполагать, будут ли суды применять такой подход и к коммерческой тайне. Действительно, законодатель неоднократно подчеркивает в своем пояснительном меморандуме к TSA, что он не преследовал цели установления прав промышленной собственности на коммерческую тайну. Однако BER также ссылается на договоры, касающиеся ноу-хау – это подразумевает предположения законодателя, что права технической собственности и технические ноу-хау имеют структурные параллели, по крайней мере, в области антимонопольного законодательства. Следовательно, если договаривающиеся стороны исключат реверс-инжиниринг без каких-либо ограничений, существует значительный риск того, что суды сочтут такое исключение недействительным.

Независимо от каких-либо параллелей между коммерческой тайной и правами промышленной собственности, положение о запрете должно быть ограничено во времени таким образом, что реверс-инжиниринг должен быть запрещён (только) до тех пор, пока продукт не появится в свободном доступе на рынке. Запрет на реверс-инжиниринг по самой своей природе не является ограничением, наносящим ущерб исключительно конкуренции (как в случае с ограничениями конкуренции “по объекту”, такими как цена, квота или картели клиентов). Скорее всего, это может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на конкуренцию, в зависимости от конкретного случая. В каждом конкретном случае необходимо изучить, способствует ли исключение реверс-инжиниринга повышению эффективности, предоставляется ли потребителям справедливая доля итоговой выгоды, является ли запрет обязательным и нет ли возможности устранить конкуренцию в отношении существенной части товаров, ст. 101, раздел 3 TFEU.

Недопущение реверс-инжиниринга, как и его легализация, в конечном счете способствует техническому и экономическому прогрессу, поскольку компании будут инвестировать в разработку новых технологий только в том случае, если они будут уверены, что инвестиции окупятся. Возможно даже, что недопущение реверс-инжиниринга может привести к ещё большей конкуренции, если, например, сотрудничество или лицензирование между компаниями позволит новым игрокам выйти на определенный рынок, к которому у них ранее не было доступа. В конечном счёте, это также выгодно потребителям, поскольку они могут, например, использовать новые продукты (или более ранние), воспользоваться улучшенными услугами или извлечь выгоду из выхода на рынок нового конкурента.

Однако эти преимущества существуют только до того момента, пока рассматриваемый продукт находится в свободном доступе на рынке, поскольку после этого продукт в любом случае может быть подвергнут реверс-инжинирингу, см. п. 3 раздела 1 № 2 (а) TSA. Запрет, выходящий за рамки публичного запуска продукта, представляет собой не что иное, как ограничение конкуренции в ущерб обязанной стороне по отношению к другим участникам рынка, которые могут свободно проводить реверс-инжиниринг без каких-либо ограничений. Законный интерес владельца тайны больше не очевиден.
Следовательно, запретительное положение должно быть ограничено по времени до тех пор, пока продукт не станет общедоступным.

Competition Act (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschr�nkungen – GWB)

2. Ограниченный запрет совместим с фундаментальными принципами TSA

В повседневной деятельности договорные соглашения редко обсуждаются индивидуально, но часто основываются на стандартных положениях и условиях. Следовательно, положение о запрете также должно соответствовать п. 305 и др. Гражданского кодекса Германии.

Поскольку специальные положения п. 308, 309 Гражданского кодекса Германии не применяются, проверка ограничивается вопросом о том, соответствует ли запрет на реверс-инжиниринг в общих положениях и условиях основным принципам п. 3 раздела 1 № 2 TSA, см. п. 307 раздела 2 Гражданского кодекса Германии.

Порицание исключения реверс-инжиниринга как недопустимого в любом случае в общих положениях, основанных только на пояснительной записке к TSA, а также на его кажущейся ясной формулировке (см. Brammsen/Apel BB 2019, выпуск 18, раздел I), игнорирует один важный аспект. В соответствии с п. 3 секции 1 № 2, лит. b) TSA, на реверс-инжиниринг прямо распространяются любые (договорные или юридические) ограничения на получение коммерческой тайны. Следовательно, в законе не указано, что реверс-инжиниринг должен быть разрешен всегда и в любом случае. Скорее всего, допустимость проведения реверс-инжиниринга по своей сути определяется договорными соглашениями между договаривающимися сторонами. Такой подход является следствием новой концепции защиты коммерческой тайны: только те владельцы коммерческой тайны, которые активно применяют защитные меры, получат права в соответствии с TSA. Договорный запрет на реверс-инжиниринг не противоречит этому основному принципу, а скорее является одной из форм такой защитной меры. Поскольку законность реверс-инжиниринга уже по сути ограничена законом, исключение реверс-инжиниринга по договору как такового не может представлять собой необоснованный недостаток по смыслу п. 307 раздела 2 Гражданского кодекса Германии.

Как следствие, только п. 3 раздел 1 № 2 лит. а) TSA относим в случае нарушения п. 307 раздела 2 Гражданского кодекса Германии. Согласно лит. а), реверс-инжиниринг разрешен в любом случае с того момента, когда продукт стал общедоступным, т.е. стал свободно продаваться на рынке (см. Leister GRUR-Prax 2019, 175 [176]). Как только продукт становится общедоступным на рынке, в соответствии с общими положениями и условиями должен быть разрешен реверс-инжиниринг (см. Reinfeld, Das neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnisse, § 2, № 32).

Исключение реверс-инжиниринга до момента, пока соответствующий продукт не станет общедоступным, также не является необоснованным недостатком, противоречащим принципу добросовестности, п. 307 раздела 1 Гражданского кодекса Германии.
Нарушение п. 307 раздела 1 Гражданского кодекса Германии требует отступления от диспозитивного права, что создает существенные неудобства, и пользователь пытается незаконно отстаивать свои собственные интересы, составляя договор в одностороннем порядке, с самого начала не учитывая в достаточной степени интересы партнера по договору и не предоставляя ему адекватной компенсации (см. Грюнеберг в статье Паландт, 78-е изд. 2019, § 307, № 12). Требуется всесторонняя оценка обстоятельств, в частности, с учетом характера договора, типичных интересов обеих сторон, мнений вовлеченной общественности и целей европейского законодателя. Таким образом, положение о запрете может быть недействительным только в том случае, если исключение не является объективно обоснованным, а понесённый ущерб не компенсируется разумными преимуществами, которые пользователь предоставляет своему партнёру по договору в соответствии с другим положением или индивидуальным соглашением (см. "Шкала весов" в MüKo-BGB, 8-е изд., 2019, § 307, № 36 и далее).

Принимая во внимание эти принципы, временное недопущение реверс-инжиниринга не является необоснованным недостатком. Предоставляя доступ к определенному продукту или объекту, который ещё не является общедоступным, пользователь данного положения предоставляет обязанной стороне передовые знания (если не конкурентное преимущество), которые пользователь обычно развивает собственными усилиями. В большинстве случаев высокие инвестиционные затраты предшествовали разработке ноу-хау и производству соответствующего продукта. Таким образом, пользователь имеет законный интерес в сохранении этого конкурентного преимущества и в обеспечении того, чтобы его инвестиционные затраты были амортизированы в будущем.

Напротив, обязанная сторона может использовать продукт, основанный на секретном ноу-хау, в своих собственных экономических или научных интересах и извлекать из него выгоду. Запрет на реверс-инжиниринг обеспечивает баланс между интересами сторон, позволяя обязанной стороне использовать продукт и гарантируя при этом, что владелец секрета сохраняет контроль над лежащей в его основе коммерческой тайной. Если предметом соответствующего договора не является также передача коммерческой тайны или ноу-хау, то вполне оправданно, что пользователь предоставляет преимущество использования такого продукта обязанной стороне только в том случае, если эта сторона в свою очередь не пытается самостоятельно заполучить лежащее в основе ноу-хау.

Следовательно, до тех пор, пока продукт не находится в свободном доступе на рынке, что даёт получателю конкурентное преимущество перед другими участниками рынка, недопущение реверс-инжиниринга не является необоснованным недостатком, противоречащим добросовестности.

III. Практические рекомендации по составлению договора

Таким образом, предусмотренное договором недопущение реверс-инжиниринга не всегда является допустимым или недействительным. Скорее всего, при составлении пункта об этом специалисты должны учитывать особенности каждого конкретного случая и соответствующие ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством, а также правила, касающиеся общих положений и условий. Основываясь на приведенных здесь соображениях, мы предлагаем следующее типовое положение в качестве отправной точки для дальнейших переговоров по договору:

"Запрещается получение коммерческой тайны путем наблюдения, изучения, демонтажа или тестирования продукта, который находится в законном владении принимающей стороны и который основан на коммерческой тайне предоставляющей стороны. Этот запрет больше не будет действовать, как только соответствующий продукт станет общедоступным.”

Вышеприведенный пункт составлен таким образом, чтобы установить взаимные обязательства, например, для облегчения переговорной позиции в соглашениях о конфиденциальной информации (NDA). Однако, особенно в договорах на поставку, односторонний запрет в интересах поставщика также возможен (и в большинстве случаев предпочтителен).

В зависимости от положений о расторжении договора, следует также обеспечить, чтобы запрет сохранялся и после досрочного расторжения договора.